Лицензионный договор: как лицензиату подготовить сделку

В зависимости от того, что вы пропишете в лицензионном договоре, будут определяться риски для получателя исключительных прав – лицензиата. Поэтому важно понять, какую лицензию выбрать и что дополнительно дописать в договоре, поскольку законом по умолчанию условия определяются не самые лучшие. И чем вообще, кроме одной буквы, отличаются лицензиат от лицензиара – читайте в нашей статье.

Кто такой лицензиат: его права и обязанности

Лицензиат – тот, кто приобрел право пользования исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Это право лицензиату предоставляет лицензиар – обладатель прав (ст. 1235 ГК РФ).

Пример

Организация желает производить продукцию под каким-либо существующим брендом. Для возможности законного использования этого обозначения следует составить лицензионный договор. В таком случае организация, приобретающая права использования, будет лицензиатом.

Лицензионный договор на использование логотипа

Права и обязанности лицензиата по лицензионному договору определяют стороны, поскольку закон четко их не регламентирует. Следует также учитывать, что эти условия не должны противоречить иным нормам, установленным законодательством. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности способами и в пределах прав, которые зафиксировали в лицензионном договоре. Использовать результат интеллектуальной деятельности, если это прямо не указано в лицензионном договоре, нельзя (ст. 422, абз. 2 ч. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Соответственно, все права и обязанности, возможности и ограничения относительно лицензиата определяет именно лицензионный договор. Лицензиат не вправе выйти за его пределы.

Внимание

За нарушение условий лицензионного соглашения лицензиат несет ответственность в рамках, установленных действующим законодательством. Подробнее с мерами ответственности за нарушение исключительных прав можно ознакомиться по ссылке. Данная информация также может пригодиться лицензиату для защиты своих прав, если будет действовать исключительная лицензия.

Проверка добросовестности контрагента

Поскольку лицензиат будет пользоваться, по сути, чужими правами, ему следует проявить бдительность, чтобы в дальнейшем избежать негативных последствий со стороны контролирующих органов.

Пример

Следует проверить, что у лицензиара действительно имеется законное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Чтобы подтвердить, что лицензиар действительно обладает исключительными правами, у него нужно потребовать:

• свидетельство на товарный знак (ст. 1480, ст. 1481 ГК РФ);
• патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель (ст. 1353, ст. 1354 ГК РФ);
• свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1518, 1530 ГК РФ);
• патент на селекционное достижение (ст. 1414, ст. 1415 ГК РФ).

Виды лицензий и их влияние на права сторон договора

Лицензия, которая передается по такому договору, может быть следующих видов:

• Исключительная. По ней лицензиар не вправе предоставлять право пользования третьим лицам, кроме лицензиата. Также лицензиар не может сам использовать результат интеллектуальной деятельности наравне с лицензиатом. Но в договоре можно установить иные правила. По условиям данного вида лицензии лицензиат способен защищать свои интеллектуальные права практически наравне с правообладателем (п. 1.1, подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
• Простая (неисключительная). Тут лицензиар предоставляет лицензиату право использовать произведение с сохранением за собой права выдать лицензию любым другим лицам. Следует помнить, что если стороны не указали вид лицензии в договоре, она считается неисключительной (подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Таким образом, по умолчанию в лицензионном договоре всегда будет предусмотрена только неисключительная лицензия.

Риски лицензиата

Если оставить без изменения условия, предусмотренные законом по умолчанию, то есть конкретно не установить вид лицензии, пользоваться исключительными правами на объект сможет не только лицензиат. Лицензиар также сможет передавать права пользования на объекты интеллектуальной собственности иным лицам. В таком случае лицензиату не удастся воспользоваться защитой права по ГК РФ – взыскать убытки или потребовать от другого лица прекратить пользоваться правами на объект интеллектуальной собственности (ст. 1252, 1254 ГК РФ).

Это означает, что лицензиат по неисключительной лицензии в случае нарушения интеллектуальных прав будет не вправе:

• потребовать признать свое исключительное право;
• потребовать немедленно прекратить нарушать его права, например прекратить использовать объекты интеллектуальной собственности, о пресечении неправомерных действий в принудительном порядке;
• потребовать изъять контрафактную продукцию и возместить убытки;
• обращаться в судебные, антимонопольные и иные правоохранительные органы в целях защиты своего права.

Рекомендации лицензиату

Следует заранее обговорить с контрагентом, какой вид лицензии закрепить в договоре. Лицензиату будет выгоднее условие, что лицензия исключительная. В таком случае у лицензиара не будет права выдавать новые лицензии. Следует подготовиться к тому, что лицензиар захочет понять, сможет ли он сам использовать ТЗ на тех же условиях, что и лицензиат. По умолчанию такого права у него нет, но можно предусмотреть в договоре (подп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Полезные материалы по теме